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2024-11-26
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案情简介
深圳市XXX科技有限公司的美国外观专利申请,申请号为XX/XXX,XXX,申请日为2021年01月15日。其在实质审查过程中收到USPTO下发的审查意见,审查意见中指出本案申请存在一相似度较高的现有设计(GIFTTY,于2020年2月18日在亚马逊公开),被认为和本案申请实质相同。 本案外观和现有设计图纸如下:
【2】
法律依据及制度介绍
法律依据 1.35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty: (a)NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless— (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention. 2.35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter: A patent for a claimed invention may not be obtained, not withstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.
制度介绍
1.美国外观设计侵权判定的重要概念:实质相似性检测。
实质相似性检测是美国联邦最高法院一百多年前在Gorham Co. v. White案(简称“Gorham”案)中建立起来的侵权判定检测法,故被称为“Gorham检测”(The Gorham test),也被称为“普通观察者法”(ordinary observer test),目前仍有效,在法院的判案中常常被引用。实质相似性检测具体内容为:
如果在给予一个购买者通常会给予的注意力的普通观察者眼里,两个外观设计实质上相同,如果它们相似到如此的程度,以至于欺骗了观察者,诱导他以为是前一外观设计产品而购买了后一外观设计产品,那么,后一外观设计就构成了对受专利保护的前一外观设计的侵害。
所谓“普通观察者法”是指,对于普通观察者(通常情况下就是被控产品的购买者)来说,两种设计在整体视觉上是如此相似以至于欺骗了普通观察者,导致其购买了他认为是专利产品的侵权产品。
在实施上述判断原则的主体身份要求上,Gorham案中这样认为:“该判断要求这样一种对下述问题的客观的评估:一种假想的被称为普通观察者的人,是否会在授权外观设计和被控外观设计之间发现实质性的相似,以导致购买被控外观设计时而认为它是授权外观设计”,这种人“具有普通的敏感程度,在观测外观设计时施以具有普通智力的人所施以的注意力”,法院强调“这种人是主要的产品购买者……(如果侵权发生)专利权人将受到伤害,专利所被许可得到保护的市场优势也将受到破坏”。(Gorham, 81 U.S. at 528)
其后,美国法院对“普通观察者”的界定根据不同的具体情况又有发展,如2007年9月12日审结的Arminak v. Saint-Gobain Calmar案中,美国联邦巡回上诉法院(简称“CAFC”)认为“普通观察者不是最终消费者,而是商业购买者”,以及E.g. Spotless Enters. Inc. v. A & E Prods. Group, L.P., (E.D.N.Y. 2003),Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc. (S.D. Ind. Mar. 2, 2004)两案所针对当外观设计是作为产品的一个组件出售时,组件购买者,而不是最后产品的终端购买者更适宜于做为普通观察者的认定。
但美国法院对普通观察者的要求基本秉承:普通观察者熟悉产品,具有对产品设计的一般知识,但不是专家。例如,美国法院在Applied Arts 案中采用的主体是“普通观察者……不是那些从来没有见过烟灰盘或雪茄打火机的人,而是那些,虽然不是专家,但对这些物件有合理的熟悉的人”。
2.工业品外观设计宽限期
“宽限期”是指专利申请提交日之前的一段时间,在此期间,外观设计的某些公开不会损害申请人获得外观设计权的能力。在某些情况下,包括在某些贸易协定中,与宽限期相关的条款也可能被描述为“与非损害性披露相关的条款”。在美国,工业品外观设计享有自申请之日起12个月的宽限期。
有效的宽限期对于确保设计师能够保护其新设计免遭盗用至关重要。新产品的商业化通常与新产品开发中的设计权保护同时考虑。因此,尽管创作者尽最大努力阻止他们的新设计被公开,但无意中披露的情况并不少见。如果没有有效的宽限期,设计者可能会面临因披露而失去权利的风险,并且可能无法判断他们的新产品设计是否值得商业化或值得寻求保护。
03 恒程专家视角 对比现有设计,本案外观整体上与其几乎完全相似,仅在“水滴”结构的形状上存在细微差别,而这种差别并不明显,普通观察者难以察觉。因此,从区别点出发来辩驳审查员的观点,通过的可能性较低,需要从其他方面入手答复。 通过查阅相关资料并与客户沟通,我们了解到商标“Giftty”并非申请人注册,而是属于其客户公司“深圳市XXX科技有限公司”,该公司为Giftty品牌的拥有者。申请人是该公司的股东。亚马逊最初销售这款牙胶的店铺Giftty是由申请人家人注册的个人店铺,因此不能直接算作“属于申请人”的店铺。 目前,这款牙胶在Giftty个人店铺中已不再销售。此外,本申请的申请日为2021年1月15日,这一日期在对比文件的公开发售日期即2020年2月18日开始的宽限期内。 我方的答复思路是先证明对比文件与本案申请人之间的关联性,然后再用不丧失新颖性的宽限期进行抗辩。为证明对比文件与本案申请人的关联性,需声明对比文件的相关披露是从申请人获得的,并证明申请人与拥有该对比文件的公司之间的关系,以及亚马逊店铺与申请人的关系。具体证明文件包括:国家企业信用信息公示系统中该公司的截图、亚马逊卖家信息、亚马逊店铺与该公司关系的证明等。
04 结论与展望
在答复美国外观设计专利的新颖性审查意见时,除了对比查找与对比文件的区别点之外,我们还可以从专利日期入手。在正式答复之前,可以判断对比文件是否符合要求,包括其申请日(专利文件)是否晚于本申请的申请日,其公开日是否晚于本申请的申请日或公开日,以及对比文件是否源于申请人等。这些细微的漏洞往往容易被忽略,但如果能够抓住这些突破口,克服这类审查意见就会变得轻而易举。