成功案例|审查意见答复之必要时利用说明书中的支持性拓展内容探讨-恒程创新服务

成功案例|审查意见答复之必要时利用说明书中的支持性拓展内容探讨

2024-05-07

服务成果

经过我方代理人与客户深度交流沟通，提供专业服务建议，客户专利在四通答复后成功获得授权，权益得到保护。

权利要求书应当以说明书为依据（法26条第4款），就是说每项权利要求应当得到说明书的支持。为确保各项权利要求能得到说明书的支持，在撰写说明书时，通常会针对权利要求书中的各上位概念，给出两个以上的具体实施例。由于权利要求项数超过一定量之后需要交超项费，故而考虑到成本因素或其他因素，对于有些发明申请，其说明书中会存在这样一些具体实施例，它们没有在权利要求书中得到体现，系仅出现在说明书中的支持性拓展内容。

在审查意见答复过程中，必要时，将这些仅出现在说明书中的支持性拓展内容补充至独立权利要求中，并加以分析答复，有利于提高答复授权率。

案例

该案例系关于申请号为2015XXXXX583.4的专利申请的审查意见答复，其中，

一通审查意见：权利要求1-4/8-10不具备新颖性，权利要求5-10不具备创造性；

二通审查意见：权利要求1-9不具备创造性；

三通审查意见：权利要求1-8不具备创造性；

四通审查意见：权利要求1-7不具备创造性。

在前三通的答复过程中，主要答复点围绕原权利要求书中的主要技术方案展开，主要采用了直接并项/部分组合的答复方式，但并未能提供有说服力的创造性理由。

在四通答复中，采用将原权要中并未记载，而仅记载在说明书第30、31段中的所提供的“其他实施例”（属于仅出现在说明书中的支持性拓展内容）的技术特征，加入独立权利要求1中，并将原权利要求书中的冲突权要删除的方式进行答复：

微信图片_20240515121231.png

四通答复后，该专利申请得到了授权。

关于上述案例的答复成功，笔者试图分析其可能的原因：

笔者认为，审查员在对案例中专利申请的审查检索过程中，通常仅针对原权利要求书中的技术方案进行检索。而仅出现在说明书中的支持性拓展内容（未在权利要求书中得到体现的“其他实施例”的相关技术方案）与原权利要求书中的的相关下位技术方案通常是并列技术方案的关系，与原权利要求书中的相关下位技术方案并不相同。

将仅出现在说明书中的支持性拓展内容（未在权利要求书中得到体现的“其他实施例”的相关技术方案）加入到独立权利要求中，会使得审查员原有的对比文件可能不再适用，其若要驳回，可能需要重新检索及评述；另外，仅出现在说明书中的支持性拓展内容（未在权利要求书中得到体现的“其他实施例”的相关技术方案）的加入，通常会较大限度地限缩独立权利要求的保护范围。

审查员可能会在考虑到驳回工作量较大、且不过分损害公众利益的情况下，给予该专利申请授权。

值得注意的是，通常情况下，原权利要求书中体现的技术方案才是客户实际产品所应用的技术方案，而仅出现在说明书中的支持性拓展内容有较大的可能并不是客户实际产品所应用的技术方案；也就是说，即使通过加入仅出现在说明书中的支持性拓展内容而获得了授权，其也在较大可能上未能使客户实际产品所应用的技术方案得到保护。

故而，通常情况下，在靠前的几通审查意见的答复中，应当针对原权利要求书中的主要技术方案进行辩驳，以期保护客户实际产品所应用的技术方案；仅在针对原权利要求书中的主要技术方案进行辩驳无法得到审查员认可之后，必要时，才考虑将仅出现在说明书中的支持性拓展内容加入独立权利要求中进行分析答复。

从恒程成功案例，谈发明构思被公开的答复思路与技巧

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