古谚云：“磨刀不误砍柴工”，说的是事先做好充分准备，不仅不会耽误时间，反而会加快整个工作进度。FTO专利尽职调查就是在从事知识产权工作中一项必不可少的准备工作， “iPad商标案”、“劳斯莱斯案”等殷鉴不远，FTO专利尽职调查在技术转移中将占据越来越重要的位置。

一、什么是专利尽职调查

专利尽职调查(Patent due Diligence)是指通过收集和分析专利信息，对预测和评价相关的风险问题和收益机会，作为委托调查方进行决策参考的依据。[1] 在一些特定的应用场景下，专利尽职调查会称为FTO技术自由实施尽职调查等。开展专利尽职调查有助于预防侵权争议、控制运营风险、防止专利欺诈、避免研发和投资浪费、降低交易费用等，从而整体提高专利运用的水平。

专利尽职调查过程，主要由专利尽职调查准备、调查实施、调查结果分析、调查结果汇报和应用四个环节构成。调查通常需经历以下程序：[2]

尽职调查时往往需要获取和披露大量信息资料，其中可能涉及经营秘密、技术秘密的信息，一旦泄露会对经营活动造成重大影响。工作小组在进行尽职调查时应时刻遵守保密性原则，对因从事尽职调查而取得的资料、文件，了解到的相关信息等内容要信守保密义务，防止信息资料泄露。

二、如何开展专利尽职调查

专利尽职调查结合项目的需要可以从专利权核查、权利要求保护范围、专利稳定性、专利价值度等方面进行。

1. 专利权核查

专利权核查即是对专利有效状况的调查，主要包括确认专利权的法律状态，专利保护国家／地区，以及保护的时间。

2.专利权利要求保护范围分析

针对单件专利进行调查首先分析权利要求保护范围，如尚未授权的申请文件，可以对授权前景进行分析。如果权利要求的保护范围写得很窄，则会影响专利的经济价值；而权利要求的保护范围写得太宽，又容易遭到竞争对手的无效宣告，因为太宽的保护范围就意味着面临更多的“在先技术”的挑战。公开或处于实质审查中的未授权专利，并非一定可获得授权。

3. 专利稳定性

专利稳定性分析通常是针对专利权的稳定性在全球范围内进行检索和分析。对专利稳定性的调查，—方面可以结合该专利的类型对审查、无效、诉讼等过程中的相关文件和结论进行判断；另一方面，还可以通过针对该专利有效的保护范围的再次检索，重新评价其相对于现有技术的区别，进一步确认该专利的新颖性和创造性，起到提前规避、自我防御、进攻准备、降低交易风险的作用。

专利稳定性评估考虑可能影响专利/申请文件稳定性的因素充分检索并进行全面评价，涉及新颖性、创造性、实用性、公开不充分、清楚、缺少必要特征、修改超范围、不授权客体等。

三、实施尽职调查的要点

企业在技术引进前，可开展技术自由实施的尽职调查（Freedom to Operate简称为FTO），技术方可以自由使用、实施其技术以及通过该技术生产、销售产品，并且不侵犯他人权利、不违反法律法规规定。如果涉及进出口技术，还需要对其是否符合《中华人民共和国技术进出口管理条例》要求和规定，以及目标国当地的法律进行评估和分析。开展技术自由实施尽职调查，需要针对技术自由实施的地域、技术自由实施的时间期间、在地域和期间内影响技术自由实施的事由即风险专利进行调查，形成影响技术自由实施的关键事由的应对方案。

1.技术自由实施的尽职调查内容

调查内容可包括检索专利技术法律状态是否有效；分析目标技术的趋势上下游配套技术；寻找目标技术的主流发展方向及是否有可替代技术；调査目标技术的来源能否自由使用目标技术而不侵犯第三方知识产权确保目标技术的知识产权的范围、保护力度、有效性和可执行性，以及核心知识产权无遗漏的转移；明确知识产权的权属关系，避免与未知知识产权共有人产生纠纷等。

2.技术自由实施的尽职调查的结论

技术自由实施的尽职调查的结论需要特别谨慎，一般论述该技术是现有技术或者不侵权任何相关的专利，尽量不出现侵权、风险高等描述。在出现较高风险专利的情况，需要与相应的业务部门商量，写在分析报告的高度侵权和风险的结论有可能起到相反的效果。企业很多商业活动是明知风险而为之，很少会有完全无风险的情况，更重要的是对风险和收益的权衡。

若技术自由实施的尽职调查结果显示，被调查的技术可能会侵犯他人在先的专利权，则欲实施该技术的企业应在商业策略上作出调整。建议企业作出的商业决策可能包括：[3]

四、案例分析

一种体外血糖监测方法的专利尽职调查

目前广泛使用的血糖监测方法为指血血糖监测，主要通过指尖或者手臂采血，再利用光电或电极测量的原理，对采集到的血液中的葡萄糖浓度进行测定。该方法准确有效，是目前广泛使用的血糖自检方法，但是该方法也有明显的缺点，就是每次检测都需要采血，具有创伤，这给病人带来了很大的痛苦。因此寻找操作便捷、无创伤，准确性高的血糖监测方式对患者和市场而言有强烈的需求。

某企业拟通过技术引进一种通过测量眼液中血糖值来进行体外无创血糖检测的设备，其中重要的技术改进是解决技术问题二的手段D。 对是否能在中国自由实施该技术进行专利尽职调查。

第一步：全面检索，确定背景技术及在中国的相关专利

通过眼睛无创体外测定血糖大多使用的是偏振光、近红外光和荧光。偏振光的使用与房水中的葡萄糖具有旋光特性有关，而近红外光是利用房水中的葡萄糖分子在近红外光谱区内的振动信息丰富，同时谱线特征也会产生相应的变化来测定。

有关无创测定血糖的技术在中国有6件专利申请，具体列表如下：

无创测定血糖

第二步：对筛选出的障碍专利的技术特征与拟引进实施的技术进行对比

通过筛选确定高相关的障碍专利，与委托人拟引进的技术特征进行对比，分析多件专利保护。范围。

其中CN201210XXXXX86.2公开的多种解决技术问题的手段，CN2015108XXXXX92.6也公开了解决技术问题二的手段D，可与委托人拟引进的技术进行进一步的对比。对比过程：1、首先确定是否同一技术领域：都属于血糖监测领域，涉及血糖监测的装置和方法；2、所采用的技术方案是否相同：即技术特征一一对比。3、所要解决的技术问题是否相同。

第三步：形成结论

通过如上分析所示，该技术存在可替代性的技术，但在中国的专利数量较少，集中度较低，存在一定的研发机遇。委托人如打算实施该技术，应进一步研发和改进加快布局专利。同时需要避免XXXXXXXX股份有限公司的两件障碍专利，可考虑进行技术规避或取得专利权人的许可。

作者：丁志新

注：来源于《专利分析检索可视化与报告撰写》，文章经作者授权发布，未经许可，谢绝转载！

参考文献：

[1]袁真富，《论专利交易的风险调查—以法律风险为主要视角》，《中国发明与专利》2009年第12期

[2]中华全国律师协会知识产权专业委员会   《知识产权尽职调查操作指引》http://www.acla.org.cn/article/page/detailById/21827

[3]桂佳   技术的自由实施（FTO）尽职调查实务介绍  环球律师事务所网站http://www.globallawoffice.com.cn/content/details_13_603.html