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通过具体案例了解美国“涵盖商业方法(CBM)”程序

2014年06月23日


1. 引言
      2012年9月16日生效的《美国发明法案》(America Invents Act, AIA)第18节引入了“涵盖商业方法”CBM)(Covered Business Method)的重审程序,该程序是对商业方法专利设立特别的授权后重审程序,旨在减少保护范围不当的涉及金融产品或服务的商业方法专利的数量。依据该法案规定,在涉及金融服务的商业方法专利诉讼中被诉侵权的一方可以向美国专利商标局(USPTO)的专利审判和申诉委员会(PTAB)提起专利无效 。“涵盖商业方法”重审程序是一项有效期为8年的过渡措施,将与2020年9月15日终止。尽管该重审程序是临时性的,但是无疑将对涉及商业方法专利的诉讼带来直接和显著的影响。因此,通过研究该程序生效后向专利审判和申诉委员会提起的实际专利无效案例,将有助于我们及时了解当前美国专利商标局在涉及商业方法专利方面的审查标准与动向。

2. CBM程序介绍

2.1 CBM程序出台的背景

      在美国,随着计算机及网络信息技术革命的到来,商业方法专利的可专利性及授权质量一直充满争议与博弈:State Street Bank案揭开了美国商业方法专利保护的序幕,带来了商业方法专利在美国乃至全球范围内的十年扩张,而In re Bilski案的终审判决则使商业方法专利判定重新回到不确定状态。目前,美国已授权的商业方法专利数量众多,其中不乏一些质量较低,缺少实质价值的垃圾专利。这些专利已被一些“专利蟑螂”恶意使用,例如,许多金融机构正饱受这些专利诉讼的困扰,专利诉讼和交易成本的增加已经威胁到行业发展社会福利和专利制度的正常运行。在这样的背景下,《美国发明法案》第18节中增加了临时性的CBM程序,在一般司法途径之外提供了一种相对低成本、短周期的可消除存在质量问题的涉及金融服务商业方法专利的方式。

2.2 哪些专利适用于CBM程序?

     《美国发明法案》所规定的涵盖商业方法专利指权利要求请求保护用于执行在金融产品或者服务的履行、实施或管理中使用的数据处理或者其他操作的方法或其对应装置的专利,但不包括针对“技术发明”(technological invention)的专利。涵盖商业方法专利的定义与UC分类705(包括数据处理:金融的、商业实践、管理,或确定成本或价格)定义一致。根据《美国发明法案》第18节要求,适用该程序的专利的权利要求必须满足这一定义。美国专利商标局指出,技术发明的权利要求“总体上”应具有“相对于现有技术新颖并且非显而易见,并使用技术方案解决技术问题的技术特征”。

2.3 CBM程序可以由谁启动?
      被诉侵权者或者其真实利益相关方或利害关系人均可以作为请求人要求美国专利商标局的专利审判和申诉委员会启动这一无效程序。请求人必须证明其请求无效的专利符合涵盖商业方法专利的定义,并且该专利至少有一个权利要求不涉及技术发明。

2.4 费用和时间
      在专利商标局提出CBM程序的官方费用为3万5千8百美元,权利要求数量不超过20个。CBM程序应在一年之内完成,若存在正当理由可延长六个月

2.5 与其他授权后程序的区别
      美国专利商标局已有的PGR(Post-Grant Review)程序要求请求人在一项专利授权后9个月内启动,否则必须启动IPR(Inter Partes Review),而请求人要启动IPR程序则必须满足“请求人有可能获胜”的条件,即相对于PRG和IPR,CBM无论从启动时机还是启动条件上看都更有利于请求人。此外,CBM程序对现有技术的定义要比IPR程序更为宽泛,例如在 CBM程序中,现有技术可以不限于专利及印刷出版物。

3. CBM具体案例
      下面将通过一个CBM案例简单介绍这一如何在美国专利商标局专利审判和申诉委员会开展这一重审程序。

3.1 请求人和被请求人
      2013年9月16日,Branch Banking and Trust (BB&T) 根据Maxim Integrated Products’ (Maxim)的一项涉及金融商业方法的专利无效。此前,Maxim已向地区法院起BB&T侵犯该专利。之后,2013年11月20日,JP Morgen Chase & Co.及 JP Morgen Chase Bank(JP)也针对同一专利向PTAB递交CBM请求。本文中将主要介绍前一案例的进展状况。

3.2 涉案专利
      涉案专利为1996年递交,1999年9月7日授权的美国专利US5949880(’880)。该专利包含1组6项权利要求,请求人要求PTAB宣告权利要求1-4无效。到请求人启动CBM程序时为止,在至少25件专利诉讼中涉及到该项专利。
      ’880专利是基于1996年1月31日递交的No. 08/594,975号美国专利申请分案所产生的两件专利其中之一,其母专利授权号US5,940,510(’510),’510专利为装置专利,而 ’880专利则为对应的方法专利。
      ’880专利的授权文本UC分类号为:380/24; 380/25; 705/39; 705/42

3. 3 请求人的主要意见


(1) ’880专利属于CBM专利

      首先,请求人认为’880专利的权利要求1-4本质上均涉及金融活动。具体来说,权利要求2附加技术特征明确限定转移的数据值是“货币等同物”。此外在说明书中,所有实施例都是金融活动,描述了被用于支付的数字货币或者值。
      请求人还认为,尽管’880专利的权利要求中还引用了某些常规的部件,例如第一模块、第二模块、电子设备,但是其并非“技术发明”,因为其作为整体不具备任何相对于现有技术新颖并且非显而易见,并使用

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