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2018年06月27日
随着申请人对于知识产权保护的日益重视和发达国家积极从事的专利技术国际转移,专利申请在全球范围内蓬勃发展。近年来,越来越多的中国企业积极“走出去”,在全球范围内进行商事活动,在海外提交专利申请、开展专利布局也越来越多。由于知识产权保护意识的增强,企业在走出去的过程中需要积极防范其知识产权风险,并应根据企业发展需要开展海外专利布局规划。
近年来中美之间的贸易、交流和合作日益密切,因此,对急需在美国实现技术布局和商业目的的申请人而言,如何加快美国专利申请的审查一直是迫切的现实需求。下文将主要从加快审查的必要性、及美国专利申请加快审查策略两方面进行阐述,为我国申请人于海外申请专利提供信息帮助。
(1)有利于加强对专利持有人的保护
专利申请本身并不能赋予申请人以强制性权利。专利公开只能给申请人以临时保护,在特定的情况下可以对公开至授权期间的侵权行为获得合理的赔偿。但是,该临时保护的权利不能强制实施直至申请授权。一旦发生侵权,并且这种侵权行为有扩大的趋势,权利人并不能依靠一个不确定的权利去主张停止侵权或赔偿损失。因此,所谓临时保护并不能带来实际的保护效力。如果授权的周期拉得过长,势必会使得权利人损失扩大,甚至失去最佳的市场机会。
(2)有益于专利持有人的市场开拓
随着知识产权保护意识的增强以及出口过程中市场发生的专利侵权诉讼和针对中国企业发起的337调查的增加,国内申请人开始注意并加大美国专利申请和专利布局。出于商业上的原因,尽快在美国这样的知识产权强国获得专利权,能够获得例如专利许可谈判、商业销售谈判中的有利筹码,从而有助于专利持有人的市场开拓。
以下将分别阐述美国专利申请加快审查的途径、要求、费用、及优缺点,供我国申请人参考与选择。
(一)优先审查(Prioritized Examination under Track One)
1、要求
Track One对申请文件有限制,适用于Track One的申请文件的权利要求数量限于4项独立权利要求,且权利要求总数不超过30项。
2、费用
Track One程序需向美国专利商标局(USPTO)缴纳官费,费用为大实体4000美元,小实体2000美元,微实体1000美元。
3、优点
审查被加快。USPTO将在申请被批注进入Track One状态的12个月内达成最终处理意见。
最终处理意见可包括:授权通知书(notice of allowance)、最终审查意见通知书(Final OA)、提起申诉通知(notice of appeal)、专利上诉和干预委员会的干预声明(declaration of an interference)、或放弃申请(abandonment of the application)。
该途径对权利要求的项数有限制,但对权利要求本身的内容并无特别限定。
4、缺点
该途径的官费较高。且优先审查请求必须在新申请提交时一并提交,或者提继续审查(RCE)时提交,或者在提出RCE之后提交。
(二)加快审查(Accelerated Examination, AE)
1、要求
根据AE程序在提交加快审查请求时,需满足:
(a) 申请人提交一份声明,表明已经进行了审查前的检索,包括:界定检索的技术领域(美国专利分类号及子分类号),检索日期,检索用数据库,检索逻辑式或化学结构或序列,以及检索到的文献名称等。
(b) 对于引用的每个相关文献,如果申请文件的权利要求被相关文献揭示,则需要界定该权利要求限定的特征和范围,并需要指明此限定的特征在相关文献中被公开的具体位置。
(c) 如果申请人认为申请文件的权利要求没有被相关文献揭示,根据37 CFR 1.111(b) 和(c) 的特殊要求,则需要详细解释每个权利要求相对于引用的相关文献具有专利性的理由。
(d) 简要说明每个独立权利要求界定的发明具有实用性(外观设计除外)。
(e) 根据35 U.S.C. 112第1段的要求,说明权利要求的每个限定或特征都能在说明书的哪个地方找到支持。
2、费用
该途径不需要缴纳官费,但由于上述(b)-(e)的要求,将导致高昂的检索和律师费用(如果委托美国专利律师的话),总费用可能比Track One的4000美金的官方费用更高。
3、优点
审查被加快。USPTO将在申请被批注进入AE状态的12个月内达成最终处理意见。
4、缺点
申请人须进行审查员的工作,即审查员要做的审查工作申请人要自己做一遍。如果委托美国专利律师则检索和律师费用恐超4000美金。
另外由于上述(b)-(e)的要求,将会对申请人造成潜在的负面影响(比如权利范围的限缩、禁反言、不公平的指控等),因此不推荐此程序。
(三)专利审查高速公路(PPH)
1、要求
与美国专利申请享有相同最早优先权日的非美国专利申请中必须存在至少一个可允许/可授予专利权的权利要求。相应的非美国专利申请不需要一定是CN申请,例如,相应的存在可专利性权利要求的PCT申请可以是PPH请求的基础。
美国专利申请对应的权利要求范围必须对应于(即不宽于)可授权的非美国专利权利要求的范围,如果不满足此要求,则需要修改美国专利申请的权利要求的范围至不宽于可授权的非美国专利权利要求的范围。
PPH请求必须在USPTO发布第一次审查意见通知书之前提交。
2、费用
不需要官费。
3、优点
审查被加快。PPH请求通常在2-3个月内获得批准,第一次审查意见通知书通常在PPH获得批准后的1-2个月内发出。
经此途径的美国专利申请的授权率高于平均授权率,部分原因是非美国专利申请的授权权利范围已经足够收窄。
4、缺点
非美国专利申请中必须至少有一个可授权/可专利的权利要求。
美国专利申请的权利要求不得超过可授权/可专利的非美国专利申请权利要求的范围。这需要申请人在专利保护范围和加快审查之间进行权衡。
(四)特别请求(Petition to make special)
1、要求
当满足以下一个或多个因素时,可提出特别请求以加快审查:
(a)申请人年龄在65岁以上。
(b)申请人存在健康问题,无法满足正常申请程序中的相应行为(需提供健康状况证明)。
(c)环境质量---发明将大大提高环境质量。
(d)能源开发或保护---发明将对能源资源的开发或保护作出重大贡献。
(e)反恐---发明有助于打击恐怖主义。
以上因素中,最常使用的是因素(a)。
2、费用
不需要官费。
3、优点
审查被加快。基于因素(a)所提出的加快审查,与PPH的加快程度相当。
4、缺点
必须满足因素(a)-(e)之一所述的条件。
(五)协作检索试点程序(Collaborative Search Pilot Program, CSP)
此加快程序为美国利用新的合作搜索试验来加快专利审查。CSP已在USPTO和日本专利局(JPO)之间、USPTO和韩国知识产权局(KIPO)之间上线。拥有日韩专利申请的国内申请人有机会在USPTO、JPO或KIPO加速相关专利申请的审查。
CSP的试点性质将让各局评估共享检索是否能改进审查程序或提供更一致的检索结果。另外,CSP之下的美国专利申请将被授予特殊法律状态并被置放在审查员的特别备审目录中,以此有效推动申请获得快速审查。
1、要求
仅适用于AIA申请(即,最早优先权日期为2013年3月16日或之后的申请)。
两份加快请求提出的时间相差不能超过15天,即必须在15天内分别提交给USPTO以及JPO /KIPO。
美国专利和JP/KR专利申请必须都还未审查。
美国和JP/KR专利申请独立权利要求必须彼此对应(类似于PPH,但不要求必须存在可专利/可授权的权利要求)。
权利要求数量有限制,独立权利要求不能超过3个,总权利要求不能超过20个。
基于第一次通知书会晤(First Action Interview, FAI)程序,在CSP请求被核准后,USPTO会在发出审查意见通知书前,给申请人发出一份会晤前沟通(Pre-Interview Communication, PIC)以及现有技术文献。针对PIC,申请人可以参加会晤或拒绝会晤。无论申请人参加或拒绝会晤,审查员都将会发出审查意见通知书,申请人必须在较短时间(1个月,只可再延长1个月)内作出答复。
2、费用
不需要官费。
3、优点
审查被加快。
4、缺点
美国和JP/KR独立权利要求必须彼此对应。这需要申请人在专利保护策略和加快审查之间进行权衡。
答复通知书的时间大大缩短,这将给JP/KR和美国事务所代理人更大的时间压力。
该程序似乎不受申请人欢迎。且现在没有足够的统计数据显示此途径可以加快的程度。
尚未(将来有可能)适用于申请为中国申请的情形。
综上所述,USPTO加快审查的政策非常灵活多样。对于我国大多数申请人而言,美国是重要的海外市场之一,在向美国提交专利申请时,申请人可以根据自身的需求选择适合自己的加快方式,加快审查进程以便早日获得专利授权。
根据上述各种途径的介绍与分析,笔者的建议是除不推荐AE之外,所有其他途径根据具体情况选择。例如,如果成本不是问题,Track One是最快并推荐的选择。其次推荐PPH(需要可授权的非美国申请权利要求)或基于申请人年龄的特殊请求(要求申请人年龄65岁以上)。CSP也可以使用,但没有足够的统计数据显示该途径可以加快的程度。