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浅析PCT国际申请遗漏项目和部分的补正策略

2014年06月19日


引言
       PCT国际申请中,遗漏项目或者部分的情况时有发生。在2007年4月1日PCT实施细则(以下简称细则)修改之前,申请人一般是通过后提交遗漏的内容使PCT国际申请完整,但这样做必须以受理局收到合格的后提交文件之日为国际申请日。
2007年4月1日正式生效的细则的部分条款使申请人在发现国际申请遗漏某些项目或部分时,在原有补正基础上,也可以通过援引在先申请中相应内容的方式加入,而保留首次提交申请文件之日为国际申请日。
       因此,随之而来的问题是,面对这两种补正方式,如何选择最优的补正方式,以便最大程度上的保证申请人的利益呢?

一、相关概念解释要厘清这一问题,首先应当明确一些概念。

1. 遗漏项目
       遗漏项目(missing elements),是指遗漏说明书的全部内容或权利要求书的全部内容。

2. 遗漏部分
       遗漏部分(missing parts),是指遗漏说明书的部分内容、权利要求书的部分内容、附图的全部内容或部分内容。

3. 援引加入
      援引加入,是指国际申请中无意漏掉的项目或者部分,如果已经包含于优先权申请中,可以援引该优先权加入进来而不影响国际申请日。

      需要指出的是,根据细则20.6,援引加入应当满足一定的条件:(1)向受理局提交书面说明,确认本国际申请中涉及条约11条(1)(iii)(d)和/或(e)的项目是根据细则4.18通过援引方式加入;(2)附具涉及包含于在先申请的整个项目或者部分的一页或者多页;(3)如果受理局无法获得优先权文件,则应附具优先权文件副本(对于国家知识产权局来说,如果在先申请是向中国提交的,则可以不附具优先权文件副本);(4)如果在先申请与国际申请的语言不一致,则应提交在先申请的译文;(5)如果遗漏说明书、权利要求书或者附图的部分内容,则应书面指明该部分包含于在先申请中的位置(或者译文中的位置)。

4.后提交遗漏内容
      后提交遗漏内容,是指无论遗漏的是项目还是部分,都可以通过在后提交遗漏的内容来使国际申请文件完整。

二、遗漏的几种情形和策略选择


1. 遗漏项目

1)遗漏一个项目
      当提交的据称的国际申请出现遗漏项目的缺陷时,比如没有任何一部分表面上看起来像是说明书,则这一申请不符合PCT条约第11条(1)(iii)(d)的规定,未能满足国际申请的最低要求。此时,受理局将发出PCT/RO/103表(改正据称的国际申请的通知书),并且要求申请人在通知书发文日起两个月内克服这一缺陷。
      如果该申请有优先权,并且优先权中包含遗漏的说明书,则申请人既可以选择根据条约11(2)提交必要的改正,亦即后提交遗漏项目;也可以根据细则20.6(a)确认,涉及条约11条(1)(iii)(d)的项目是根据细则4.18通过援引加入。
如果该申请没有优先权,则申请人只能选择根据条约 11(2)提交必要的改正,即通过后提交遗漏项目使国际申请完整。

(2)遗漏两个项目
      当提交的据称的国际申请既缺少说明书,也不含权利要求书时,显然也不满足条约第11条(1)(iii)的规定。受理局也将发出PCT/RO/103表,要求申请人期限内克服缺陷。
与遗漏一个项目不同的是,此时无论该申请有无优先权,都只能通过后提交遗漏项目的方式补正,而不能通过援引加入方式补正。也就是说,当说明书和权利要求书都遗漏时,援引加入的途径就关闭了。

2.遗漏部分
      如果提交的据称的国际申请遗漏了部分,比如遗漏了说明书的某一页或者某几页,或者某几行文字。此时,尽管有遗漏,但这一申请仍然满足国际申请的最低要求,可以确定国际申请日和国际申请号,受理局将发出PCT/RO/105(国际申请号和国际申请日通知书),同时还要发出PCT/RO/107(有关国际申请中某些部分遗漏或者看来遗漏的通知),要求申请人在通知书发文日起两个月内改正。
      如果该国际申请有优先权,此时,申请人可以提交使得据称的国际申请完整的遗漏部分,即后提交遗漏部分,也可以根据细则20.6(a),确认遗漏部分根据细则4.18以援引的方式加入。
      如果该国际申请没有优先权,则申请人只能后提交遗漏部分的方式来补正。

3. 当存在两种补正方式时,如何选择?
      根据上述内容,存在两种补正方式的情形,则涉及的申请必须满足两个条件:(1)具有优先权;(2)遗漏部分或者某一个项目。设想这样一个案例,国际申请日是2014年1月8日,优先权日是2013年1月28日,提交申请时遗漏了权利要求书。2014年1月20日,收到受理局的PCT/RO/103通知。
      显然,在这一情况下,应当力争在2014年1月28日之前以后提交权利要求书的方式来克服缺陷。这样,尽管国际申请日将被确定为受理局收到后提交权利要求书的日期,但是优先权仍然有效,是为上策。但是实践中,往往实际情况可能是,国际申请日是2014年1月8日,优先权日是2013年1月8日,提交申请时遗漏了权利要求书。2014年1月20日,收到受理局的PCT/RO/103通知。
      在这一情形下,如果采用后提交权利要求书的方式,则将以受理局收到合格的后提交权利要求书之日作为国际申请日,而这一国际申请日将在优先权日起12个月以外。也就是说,又造成新的缺陷——优先权逾期,那么新的问题是要提交优先权恢复请求,而优先权恢复要花

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