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浅谈专利代理人和审查员的关系以及如何促进双方的交流与合作

2014年06月07日


     专利行业的人或者是熟悉专利的人,提起专利代理人和审查员这两个角色, 想到的情景可能是:像辩论比赛,针锋相对、唇枪舌剑,又像高手过招,你来我 往,互不相让。而笔者却认为,专利代理人和审查员之间应该是互相尊重,精诚 合作,深入交流,目标统一。以下从代理人和审查员各自的职责、代理人和审查 员的关系以及如何促进代理人和审查员之间的交流与合作这三个方面进行阐述。

一、代理人和审查员各自的职责
     专利代理人是专利代理机构为申请人提供专利代理服务的具体执行者,一般来说,专利代理人的职责主要包括:(1) 为申请专利提供咨询;(2) 代理撰写 专利申请文件、申请专利以及办理审批程序中的各种手续以及批准后的事务;(3) 代理专利申请的复审、专利权的撤销或者无效宣告中的各项事务,或为上述程序 提供咨询;(4) 办理专利技术转让的有关事宜,或为其提供咨询。对于大多数 代理人来说,往往涉及其中的多项业务,而在日常工作中涉及最多的业务包括代 理撰写专利申请文件并申请专利,以及转达和代理答复审查员发出的审查意见通 知书,对于涉外专利代理人,还可能涉及较多的翻译和校对工作。
      其中,笔者认为,根据申请人提供的技术交底书撰写高水平的专利申请文件, 在收到审查意见通知书后为申请人提供客观、详细的分析和建议以及在复审、无效以及侵权诉讼中为申请人进行有理有据的争辩,是专利代理工作中的重点和难点。
     审查员是国家专利行政部门进行专利审批的具体执行者,审查员的分工更为 明确,主要包括:初审审查员、实审审查员、复审审查员、实用新型审查员以及 外观审查员。根据其名称就可明了其主要的职责,即初审审查员负责发明专利申 请的初步审查工作,实审审查员负责发明专利申请的实质审查工作,复审审查员 负责复审以及无效的工作,实用新型审查员负责实用新型专利申请的审查工作, 外观审查员负责外观设计的审查工作。其中,由于发明专利申请的技术含量较高, 审查周期较长,并需要进行实质审查,因此,实审审查员是审查员中的主力军。
  其中,以实审审查员为例,笔者认为,准确、透彻的理解申请文件的技术方 案,全面、有效的进行检索以及根据检索结果撰写逻辑清楚、说理充分的审查意 见,是实质审查工作中的重点和难点。


二、代理人和审查员的关系 
 从以上专利代理人和审查员各自的职责来看,专利代理人为申请人服务并获得报酬,应时刻以申请人的利益为出发点;而审查员代表国家机关行使审查权, 其代表的是国家以及社会公众,需要尽量平衡申请人和公众之间的利益。一个代 表个体,一个代表公众,看似相互冲突。然而,笔者认为,专利代理人和审查员 之间具有很多共性,应该本着相互尊重、相互理解的原则,精诚合作,深入交流, 以达到统一的目标。
  首先,专利代理人和审查员的工作基础相同,即以相关的法律法规为准绳, 都是依据《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》的各项规定而开 展具体的工作;
  第二,专利代理人和审查员的具体业务范围都较为庞杂,对代理人和审查员 的个人素质和能力都有较高的要求,都需要具有扎实的理工科基础,并熟悉专利 的相关法律和法规。
  第三,专利代理人和审查员的工作内容存在相同之处,都需要对相同的申请 文件的技术方案进行理解,都需要依据相同的法律法规对申请文件是否符合规定 进行判断。
 第四,也是较为重要的一点,专利法代理人和审查员的目标并不是相悖的,而是一致的,即:将专利权的保护范围限定在恰当的范围之内,并保证专利权的 稳定性;其中,关键词有两个,一个是“恰当”,一个是“稳定”。使申请人获得 恰当且稳定的专利权,是专利法代理人和审查员共同的责任和目标。
  有些申请人和代理人可能认为,专利的保护范围越大,对申请人越是有利。 笔者认为,恰当的保护范围和稳定的专利权是更为重要的。申请人申请专利的目 的主要在于获得法律保护,防止侵权的发生,当然,由于目前我国的专利事业还 处于发展期,那些只为获得授权证书甚至恶意抄袭、重复申请专利的情况也时有 发生,其与我国建立专利制度的宗旨相悖,不在本文的讨论范围之内。而在判定 某一产品或方法是否侵权时,专利的权利要求的用语得当、逻辑清楚,且适于产 品结构或方法步骤的对比,对于判定侵权是十分有利的。
  另外,专利获得授权也不意味着万事大吉,在获得授权之后,还有被他人申 请专利权无效的可能,而由于在无效程序中对于权利要求的修改要求较为严格, 无法依据说明书的内容进行修改,如果一味的追求大的保护范围,将导致专利权 人在无效程序中十分被动,专利权被无效的风险也随之加大,当然,层次分明的 权利要求书能够降低该风险。如果专利权被无效,申请人即专利权人的利益损失 将很大,申请人和代理人之前所有的努力都将付之东流。
  而对于审查员来说,既然建立专利制度的目的之一鼓励发明创造,促进我国 科学技术的发展,那么,审查员也需考虑到申请人为该专利申请而付出的巨大努 力,本着客观、公正的原则,以法律和法规为准绳进行审查。既防止申请人获得 过大的保护范围而损害公众利益,也防止将专利权的保护范围限定过小或拒绝合 理的专利权,从而损害申请人的利益。
  因此,从笔者看来,代理人和审查员的目标是一致的,使申请人获得恰当且 稳定的专利权,既符合申请人的利益,也有利于我国专利事业的发展和专利水平 的提高。

三、如何促进代理人和审查员之间的交流与合作
 既然代理人和审查员存在这么多的共性,且目标一致,那么代理人和审查员之间如何更好的交流与合作,对于达到共同的目标、更好的维护申请人和社会公众的利益是非常重要的。以下笔者就从自身的体会谈一下代理人和审查员之间如何更好的交流与合作。 首先,代理人和审查员之间最主要也是最重要的交流途径就是审查意见通知书以及对于该审查意见通知书的答复,而客观分析、说理充分、观点明确的审查 意见和意见陈述有利于双方的交流。
  在审查意见通知书中,审查员需要注意审查意见的撰写形式,如果审查员检 索到影响本申请新颖性、创造性以及单一性的对比文件,则需要客观的阐述该对 比文件公开的内容,其中,应尽量以对比文件中的描述方式进行撰写并对照本申 请的技术特征进行分析,并给出对比文件中的具体出处,例如,应避免直接拷贝 本申请权利要求的技术特征作为对比文件公开的内容、以及不给出对比文件的具 体出处的做法,防止代理人对于特征对比的误解;而在分析说明书公开不充分、 权利要求得不到说明书的支持等主观性较强的问题时,则尽量充分说理,使用反 例等手段,例如,应避免单纯的使用套话的做法;另外,审查员在收到答复意见 后再次发出通知书时,应针对意见陈述中的具体意见进行论述,避免简单拷贝前 次审查意见的做法。

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