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由 In re Baxter案看美国专利再审制度

2014年06月26日


一、引言
      美国再审制度是美国专利商标局重新评价授权专利有效性的特殊程序,其最初的引入目标是建立专利质量控制体系以及弥补政府行政行为不足,再审申请人需要向USPTO提交新的专利或公开出版物形式的现有技术,以修正USPTO在审查过程中对现有技术的错误理解而导致授权专利存在的缺陷和错误。但是由于种种原因,长期以来,再审案件的数量只占专利无效案件的少数,其相对于法院的无效诉讼仅作为一种补充而存在。近年,为了更好地发挥再审制度的作用,减轻法院诉讼的压力,美国专利商标局大力推进再审制度,进行了一系列改革。2012年5月,联邦巡回上诉法院对In re Baxter案的判决,引起了广泛争议,同时也使美国专利再审制度受到高度关注。

二、案情回顾
      In re Baxter案中争议专利(美国专利号:5,247,434,简称434号)涉及一种肾脏透析的设备,具有利用透析清除血液毒素的功能。2003年,Baxter的竞争对手Fresenius,在美国地区法院就434号专利提起确权诉讼,请求认定该专利无效(下称Fresenius案)。双方首先将无效请求交由陪审团,陪审团根据Fresenius提交的证据裁定权利要求26‐31相对于现有技术是显而易见的。但在之后的审判中,地区法院批准了Baxter提出法律判决(judgment as a matter of law)请求,推翻了陪审团的裁定,认为Fresenius未能就判断专利的显而易见性的现有技术提交清楚的且令人信服的证据,从而维持了434号专利的有效性。在随后的上诉审判中,联邦巡回上诉法院维持了该判决。
      在上述Fresenius案进行的同时,2005年,Fresenius向USPTO提出单方再审请求,USPTO于2006年开始对434号专利开始再审程序。审查员在再审中依据Fresenius提交的证据,认为多篇文献中存在结合启示,从而以权利要求26‐31的显而易见性驳回了434号专利。
      Baxter就审查员的驳回决定向专利申诉与抵触委员会(Board of Patent Appeals and Interferences)提出申诉。在委员会进行评议和口审之后,作出决定之前,联邦巡回上诉法院对Fresenius案作出判决。Baxter依据判决结果恳请USPTO局长将再审发回审查员重新考虑,尽管局长拒绝了这一请求,但他指示委员会认真考虑联邦巡回上诉法院的判决。
      委员会仍然维持了审查员针对权利要求26‐31的驳回决定,并且认为“尽管权利要求26‐31在法院判决中未能被证明无效,但PTO采用的是对证据的较低的标准和对权利要求的最广泛的合理的解释标准,因此上述行政行为不受法院判决束缚。”
      Baxter随后上诉到美国联邦巡回上诉法院(CAFC),2012年5月17日,美国联邦巡回上诉法院对Baxter国际公司案做出判决,以多数意见维持了美国专利商标局在单方再审中以显而易见性为由的无效决定。
      联邦巡回上诉法院在判决中表示,委员会在作出决定之前考虑了其在Fresenius案中的判决,而PTO的再审程序和法院系统通过不同的途径决判定专利无效性,其依据相同的证据可能各自正确地得出不同的结论。特别是,专利权无效的质疑方在民法中承担了提供清楚的且令人信服的证据的法定责任。与之对比,PTO的再审证据标准,即优势证据,实质上低于民事诉讼中的证据标准,而且在再审过程中不存在假定有效性。
      联邦巡回上诉法院同时指出,当一方未能在法院成功质疑一项专利时,在没有上诉机会的情况下,转向PTO请求再审,依据相同的证据和论点,即使采用再宽松的证据标准,PTO理论上不能得出不同的结论。尽管如此,事实上,允许在之前的法院判决中败诉的第三方质疑专利的有效性体现了再审制度的进步。在这样的再审中,通常会出现新的论点。在本案中,专利审查员依据的证据中就出现了未在之前地区法院提交过的现有技术文献。
      法官Newman在本案的判决中提出了反对意见,认为美国专利局无权推翻联邦巡回上诉法院之前在Fresenius案中的判决,其不仅违背了宪法意图,还违背了立法目的以及禁止反言和争点排除原则。

三、美国专利再审制度
      在上述Baxter案中,Fresenius在法院诉讼中挑战专利失败后,为何能够利用再审制度翻案,从而最终将专利无效,我们首先来了解一下美国的专利再审制度。
      美国专利商标局(USPTO)的专利再审程序自1980年被引入美国专利法,允许任何人以书面形式提出再审申请,通过重新评价以确定授权专利的有效性。之后的《1999年再审法案》(Reexamination Act of 1999)将原再审程序重命名为“单方再审”(ex parte reexamination),并增加了“双方再审”程序(inter partes reexamination)。根据2011年签署的《莱希‐史密斯美国发明法案》(Leahy‐Smith America Invents Act),2012年9月26日后“双方再审”更名为“双方复审”(inter partes review)。

1.单方再审
      单方再审程序适用于所有授权专利。任何人都可以作为再审请求人向USPTO提交再审请求书,必须以专利或出版物为证据。USPTO将在三个月内根据引证文件认定申请是否存在“新的有关可专利性的实质性问题(substantial new question of patentability)”。如果存在则受理,并向专利权人发出再审受理通知书,否则驳回再审申请。
     专利权人可在收到通知书的两个月内陈述意见,包括修改权利要求。对于专利权人的意见陈述,第三人有两个月的时间回复一次。此后的程序仅限于USPTO和专利权人参与,第三人无权再参与。并且,对于再审结论,只有专利权人有权上诉,请求人可以向USPTO提出申诉(petition),但不得提出上诉(appeal)。

2.双方再审和双方复审
      双方再审程序仅适用于1999年11月29日以后在美国授权的专利,其请求人为第三人,与单方再审不同的是,双方再审允许第三人参与后续与专利权人的意见交流,专利权人每一次陈述意见,第三人都有权抗辩。并且,对于再审结果不服的,第三方与专利权人同样都有权上诉。尽管双方再审扩大了第三人参与到再审程序中的权利,但是同时也增加了限制性规定:首先,双方再审规定了禁止反言原则,第三人在之后的民事诉讼中不能以相同的理由和证据对相关专利提起无效;其次,双方再审只能以书面形式进行,而单方再审中专利权人可以与审查员会晤;第三,双方再审中第三人必须以真实身份提交申请,以便于执行禁止

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