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影响美国专利新颖性的“公开使用”背后的公共政策考量

2014年06月23日


      公共政策或者公共利益,作为法官审理专利案件时考虑的重要因素,对美国专利案件的审判结果具有关键的影响。本文拟结合美国专利案件审判当中影响专利新颖性的“公开使用(publ ic use)”的适用,来探讨法官对公共政策的考量。
     专利新颖性要求的正当性,根据契约理论,可以解释为:因为作为对专利的交换、发明人做出了某些有价值的东西(因为其是新的),社会和发明人之间的契约具有约束力。专利制度的宗旨是促进创新和技术进步,而授予现有的技术以垄断权不会促进创新,并且会因为从公共领域拿走现有的技术而剥夺公众使用现有技术的基本权利。
     1952年美国专利法第102条 2规定了多种影响发明新颖性的情况,包括了狭义的新颖性条款(Novelty),即102(a)、(e)、(g),禁止衍生条款( Derivation)102(f)和法定禁止条款( Statutory Bar)102(b)、 (c)、(d)。其中, 102(b)规定,当发明在美国专利申请日1年之前已经在本国公开使用或销售,或者在本国或外国被授予专利权或者在印刷出版物上被区别,即申请日之前 1年和发明日的区别之外,还在于,根据 102(b) ,发明人自己在关键日期之前的行为,例如公开使用,也可以引起自己的专利无效。
      1952年美国专利法 102(b) 中 1年的宽限期规定使申请人有充分的时间考虑、完善而提交专利申请。同时,该 1年的宽限期也要求发明人尽早提交发明专利申请,促使专利技术尽早为公众所知并最终进入公共领域,促进专利技术的传播,并促进其他人在此发明基础上进一步的发明创造。
      尽管没有字面上的表述,对于发明人本人公开使用和第三人公开使用对专利新颖性的影响,法院在适用 102(b) 时采用了不同的标准。下面结合几个典型案例来对此进行介绍,并着重探讨法院在不同案情下公共政策方面的考量。
      这些案件都涉及专利侵权案件中被控侵权人反诉专利无效的情况,案情介绍将只针对与公开使用和 /或实验性使用例外( experimental use exception)有关的部分。

Rosaire案
      我们先通过 Rosaire v. Baroid案 3来介绍法院对于影响新颖性的公开使用 4的基本判断方法。
      Rosaire和 Horvitz的专利涉及用于勘探石油或者其他碳氢化合物的方法。所述方法包括,从地层中提取一定数量的土壤样本,在一个封闭的容器中研磨和加热来处理每份样本,使得土壤中携带或者吸收的碳氢化合物作为气体溢出,定量地测量从每份样本中溢出的碳氢化合物气体的量,并且将测量数据与样本提取位置相关联。
      发明人主张,在 1936年,他和共同发明人 Horvitz发明了这种新的勘探石油的方法,并指控 Baroid侵权。后者辩称,某 Teplitz为海湾石油公司( Gulf Oil Corporation)进行的工作导致该发明“在国内已知或者被他人使用 ”, Teplitz和其合作者在 Rosaire主张的任何日期之前已经知道并且广泛地使用了该发明,所以该专利无效。
      发明人承认 Teplitz想出了涉案专利的方法,并且承认 Teplitz-Gulf的工作在Rosaire和 Horvitz完成本发明的构思之前。但是,发明人认为海湾石油公司直到 1939年才申请专利,并且没有公开 Teplitz的构思。
      本案件的关键在于,Te plitz的工作属于“不成功的实验”还是本发明方法的成功测试和付诸实际( reduction to practice)。
法院发现, Teplitz和他的合作者们与海湾石油公司在 1935年至 1936年初,也即在Rosaire主张的任何日期之前,在油田中用一年多的时间实施了与本专利完全相同的方法。Te plitz在此成功并且充分地进行了该勘探石油的方法的现场测试,属于该方法的付诸实际。该方法是在正常的条件下在油田进行的,没有刻意的掩饰或者排除公众的努力,并且对进行所述工作的雇员没有任何保密的指示。该工作没有继续进行并被悬置不是为了测试该方法的价值而是为了检测使用该方法产生的数据。法院最终认定,该专利因为被他人使用而公开,所以无效。
     法院认为,在这种情况下,并不需要证明公众切实知道了所述发明。法院实际上在试图保护那些可能已经公开使用该技术的人的信赖利益。而很难说该技术对社会有任何的贡献。

Egbert案

      Egbert v. Lippmann案 6是美国比较典型的发明人公开使用破坏新颖性的案例。在该案例中,发明人制作紧身胸衣簧片并给女朋友使用构成了公开使用。
     本案涉及再颁专利( reissueed patent),该专利最初授予发明人 Barnes 。本案适用1836年专利法,其中规定,如果经发明人同意和允许,发明在申请日 2年之前被公开使用,则该专利无效。
      Barnes为解决其女友(后来的配偶)紧身胸衣簧片断裂的问题,在 1855年的1月到5月之间发明了所述簧片。发明人随后将该簧片给他的女友使用,后者穿着该簧片很长时间。在 1858年,发明人给他的女友制造了另一对簧片,其女友又穿着该另一对簧片很长时间。在紧身胸衣穿旧之后,她会把簧片拿出来,并且安置在新的紧身胸衣中。
      在发明之后 11 年,B arnes 发现该簧片已广泛使用,故申请专利并诉被告侵权。
      法院认为,构成发明的公开使用不需要公开使用一个以上的专利产品,发明是公开使用还是私人使用并不必然取决于知道该使用的人的数量。如果发明人销售一台机器,机器的一个部件是该发明人的发明,并且允许该机器不受任何限制的使用,则对于该部件的使用属于公开使用。
      发明人让他的女友使用其发明,没有任何保密要求或者限制,并且该使用也不是为了实验目的,也不是为了测试产品的质量。该发明在当时已经完成,并且之后没有进一步的改进。其女友按照发明人的目的和方式使用该产品多年。上述使用构成了公开使用。
      在本案中,只有一个人使用了该簧片,并且该发明的技术是隐藏的,而非向公众公开的,并且公众没有办法得到并且使用该发明的技术。所以本案看起来不符合 Rosaire案的标准(见上文)。但是,该簧片在发明后已经被穿了 10年。该发明在 1855年完成,而一直到 1866年才申请专利。在此期间,竞争对手的产品已经非常广泛地被使用。
      所以,从公共政策的角度来说,授予发明人该产品以专利权等于“从公共领域拿走”一些已属于公众的东西,并且会损害公众的信赖利益,因为对于公众和其他制造商来说,该产品已经被长期使用而没有人主张其上的权

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