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核实 PCT申请优先权中对于申请人的核实

2014年06月16日


     在对PCT申请进行审查的过程中,审查员对于优先权的核实往往只把重点放于在先申请的时间(首次申请之后12个月内)、是否为相同主题和是否为首次申请上,但是我们遇到了由于在先申请与在后申请的申请人不一致而优先权不能成立的情况,下面将结合专利法和审查指南的相关规定针对优先权核实过程中对申请人的核实的必要性作以介绍。

一、专利法和审查指南对于在先申请的申请人的规定

2009101日起实施的《中华人民共和国专利法》第29条规定:

“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。”

《审查指南》第一部分第一章 6.2.1.4中规定 [1]

要求优先权的在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致,或者是在先申请文件副本中记载的申请人之一。 由专利法和指南所规定的内容我们可以获得以下信息:PC T申请的申请人与在先申请的申请人是否相同是优先权成立的必要条件,因此核实 PCT申请的申请人与在先申请的申请人是否相同是核实优先权是否成立的重要环节。

二、如何认定申请人是否相同

《审查指南》第一部分第一章 6.2.1.3中规定 [1]:作为优先权基础的在先申请文件的副本应当由该在先申请的原受理机构出具。在先申请文件副本的格式应当符合国际惯例,至少应当表明原受理机构、申请人、申请日、申请号;不符合规定的,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,视为未提交在先申请文件副本,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

由以上审查指南的规定可知,根据国际惯例在先申请文件的副本中会记载在先申请的申请人,审查员只需将在后申请的申请人与在先申请文件的副本中所记载的申请人进行比对即以判断出是否一致。在实际审查中,对于非自然人申请人有些审查员也会根据德文特数据库中所提供公司代码来辨别是否为同一申请人,然而德文特数据库中会把总公司和分公司的公司名称用相同的公司代码来标引,例如 CN1557992的申请人为扬子石油化工股份有限公司, CN1843901的申请人为中国石化集团南京设计院,二者的申请人虽然不同,但是因为他们均是中国石化集团的下属分公司,因此 DWPI中的公司代码 CPY均为SNPC, 由此可见 DWPICPY字段存在细分不够详细的缺陷,因此不能根据德温特数据库中 CPY字段相同

来判定是相同的申请人。

三、处理方式

根据《专利法》第 30条以及《审查指南2010》第一部分第一章 6.2.1.4和第三部分第一章 5.2.3.2的要求 [1],如果申请人依《巴黎公约》要求了在先申请作为一件国家申请优先权的基础,申请人必须在申请日起 3个月内提交在先申请的证明文件。当优先权证明文件中记载的申请人与此中国申请的申请人不同时,申请人亦应在申请日起 3个月内提交由在先申请的申请人签署的关于在先申请的转让书原件或经公证机关公证过的副本,或由受理在先申请专利局证明过的副本。

对于 PCT申请,因为申请人已在国际检索阶段依条约向国际局递交了优先权证明文件,因而不再负责有重新向指定局或选定局提交同样的优先权证明文件的义务。一般情况下,中国专利局也不再对 PCT申请的优先权文件进行核查。例外的情况是当专利局注意到所收到的国际检索报告中,指明有 “PX”或 “PY”类对比文件存在时,即国际检索单位检索到在该国际申请的优先权日与国际申请日之间公开的、影响到此国际申请的新颖性和/或创造性(PX)或与其他文件结合时影响本申请的新颖性或创造性(PY)的文件时,中国专利局将要求国际局向其传送优先权证明文件副本,以备今后专利局审查员审查之需。也只有这种情况下,专利局才将该国际申请的申请人将以比较,发现不一致时,就会向申请人发出要

求补交优先权转让证明的通知书。由此可见,如果在先申请与在后申请的申请人不一致,而这种不一致是由于在先申请的申请人通过转让、赠与或者其他合法方式形成的,则申请人和代理人可以通过在规定期限内提交相应的证明文件以确保继续享有优先权。

四、对申请

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